中国企业使用PCT制度的战略思考

 专利战略对不少企业来说是有效进行全球营销的一个关键因素，但它并不是孤立的因素，这个因素若没有其他许多相关因素的协调配合，它即使不是毫无用处，也只能收效甚微。因此，中国企业在走向世界的过程中，用科学发展的观点对待技术创新，而且从战略高度全面、客观地进行海外专利布局，对于企业海外业务的开拓和发展是十分重要的。作为企业专利战略的一个重要部分，越来越多的中国企业正在利用PCT制度将其核心技术申请海外专利保护，运用知识产权提高其国际竞争力。然而通过寻求专利保护在海外进行合理的专利布局，对不同领域、不同规模、不同情况的企业来说，需要考虑许多不同的问题，其中不仅有法律及程序方面的问题，而且常常还需要考虑有关国家的经济、技术、文化、传统等许多方面的问题。另外，一个企业在考虑上述问题的同时，还必须非常清醒地考虑自身的情况，包括国家形象、品牌建设、实力强弱、营销水平、法律保护等等。不对这些问题作审慎的考虑和平衡的安排，事情往往会偏离一厢情愿的计划轨道而走向失败。
　　PCT的性质和优点
　　在海外有效进行专利布局，离不开在有关国家有选择地取得专利。在寻求专利保护的途径上，目前有两种：一是通过传统的渠道在寻求专利保护的有关国家或地区单独提出专利申请，二是通过世界知识产权组织（WIPO）管辖的专利合作条约（Patent Cooperation Treaty），即PCT，就有关指定国提出专利保护的国际申请。至2012年3月底为止，PCT有包括中国在内的144个成员国，PCT申请的数量已由1978年（PCT生效年）的459件猛增至2011年的181900件。现在，PCT已经成了企业在寻求专利保护和考虑专利战略时可以利用的非常方便的工具。
　　PCT制度是有关专利领域的国际申请制度，即在专利申请上是国际性的，而在专利授予上是国家或地区性的，由指定的国家或地区的专利局在PCT申请的国家阶段决定是否授予专利。因此，通过PCT途径所获得的专利不是什么“国际专利”或“世界专利”，也不叫作“PCT专利”。实际上，目前世界上并不存在什么“国际专利”，只存在“国家专利”和“地区专利”。“PCT申请”也叫“国际申请”或“国际专利申请”，但对“国际专利申请”的理解应该是“国际——专利申请”，而不是“国际专利——申请”。
　　PCT制度的主要好处体现在四个方面。一是“以一代多”，即只需以一种语言向一个局（受理局）提出一份国际申请，符合一套所有PCT缔约国都必须接受的形式要求，即被视为在所有指定国均已提出专利申请，免去了在多国以多种语言提出多份申请并符合其不同形式要求的麻烦。二是“以长补短”，即相对于传统的专利申请，PCT申请至少多给申请人18个月的时间来考虑和处理有关问题，例如怎样合适地调整专利申请的写法，是否需要以及如何与别人进行技术或商业上的合作，最后应该在哪里进入国家阶段以寻求专利保护等。三是“安全可靠”，即PCT制度不仅规定了程序方面的许多安全保障措施，而且所有的PCT申请都需经过符合严格标准的国际检索单位（ISA）的国际检索（IS），基此作出国际检索报告（ISR）和有关专利性的书面意见（WO），必要时申请人还可要求国际初步审查（IPE）或要求补充国际检索（SIS），从而使日后取得的专利有更为可靠的基础。四是“进退自如”，即在许多环节或程序上，申请人可以提早、延后、修正或撤回，为申请人有效实施专利战略提供了许多方便。此外，通过要求国际初步审查获得一份高质量的国际初步审查报告，如果该报告表明，所申请项目不具备新颖性、创造性与工业实用性，则企业申请人可以考虑此PCT申请不再进入国家阶段，从而节省相应费用。
　　在多国寻求专利保护时，PCT并不是唯一的或必须的途径，但是在申请途径的选择、申请内容的梳理和专利战略的运用等方面如果不去充分考虑PCT的特点并明智地加以利用，那对申请人可能会带来一些很难在事后弥补的缺憾。对PCT制度的战略运用涉及许多方面，下面仅就三个大的方面作一简单介绍。
　　PCT申请还是国家申请？
　　幸亏有了1883年的《保护工业产权巴黎公约》，人们在申请专利时才有了12个月的优先权期限，从而可以在此期限的不同时间就相同主题在不同国家申请专利时被视为如首个申请同日提出。但是，随着科学技术的飞速发展和全球经济贸易的不断扩大，这12个月的时间对于许多企业来说已经明显不够；日趋细分的技术内容和持续增长的专利申请呼唤着各国专利制度的更加和谐、更加灵活、更加宽容和更加有效。PCT制度便是在这种呼唤声中于1970年带着意义深远的许多改革应运而生，并且在发展过程中不断得到改进，成了人们运用专利战略时的得心应手的友好工具。
　　企业在多国寻求专利保护时，常会先提出国家申请，然后在12个月的优先权期限届满前，提出PCT申请。这样做的主要好处是上面所说的可以“以长补短”，使申请人在12个月的优先权期限外又赢得至少18个月的时间，可以在PCT申请自优先权日30个月进入国家阶段前，充分利用PCT制度的便利和优点，结合申请人自己的战略要求来考虑和处理诸如下述的有关事宜：
　　1.根据国际检索报告及有关可专利性的书面意见，考虑申请程序是否继续及是否根据PCT第19条对权利要求作出修改，或对发明的单一性问题作出处理；
　　2.对PCT申请的国际公布是否有客观需求而应提前、延迟或避免；
　　3.是否有必要在特殊情况下要求补充国际检索；
　　4.是否应该要求国际初步审查，并根据PCT第34条对权利要求、说明书和附图作出修改，与国际初审单位（IPEA）的审查员沟通协调，以便梳理申请内容，为PCT申请顺利进入有关国家的国家阶段并获得有效的专利保护创造条件；
　　5.当已有正面结果的国际检索单位或国际初审单位有关专利性的书面意见或国际初审报告（IPER）时，是否想利用对申请人可能存在的PCT专利审查高速公路（PCT-PPH），以便加快在有关国家取得专利的速度；
　　6.在进入国家阶段之前的长达30个月的较充裕的时间中，申请人可以了解、分析、评估、决定、处理许多有关问题，例如发明的技术及商业价值、市场及潜在市场、成本与收益的预期、寻求财政或技术支援、有关国家的法律状况及技术发展水平、现有和潜在的竞争者、与外国公司的合作可能及形式、许可包括交叉许可的前景、并购的可能及利弊、可行的短期或长期的专利战略以及为进入国家阶段准备高质量的译文等等。
　　有时候，申请人可以考虑不提国家申请而直接提出PCT申请，即一次性地完成对所有PCT指定国的申请，包括在原属国的专利申请。在这种情况下，申请人在申请日起9个月即可较早地收到国际检索报告。如果申请人要求，还可以提前进行国际初审，从而使申请人在自优先权日起28个月得到国际初审报告前能有更多的时间来处理有关问题。直接提出PCT申请，也使专利审查得以在国内外同步进行，减少了日后发现现有技术的可能性。
　　在某些情况下，申请人因为市场、合作、竞争者、费用等因素只提国家或地区申请而不提PCT申请，具体原因可以包括：
　　1.申请人只计划在很少的国家（例如不足三四个国家）寻求专利保护；
　　2.申请人欲寻求专利保护的国家属于同一区域性专利制度的成员，例如都是欧洲专利公约的成员国；
　　3.已在某个国家进行有关的商业或技术合作的谈判，迫切需要明确有关发明的专利权，以便确定合同双方的有关权利和义务；
　　4.有关商品将很快在某个国家上市，有必要尽快明确专利保护；
　　5.有关商品已经或将很快在某个国家被仿冒，不尽快获得专利难以遏制仿冒；
　　6.发明属于广为知晓的技术领域，不早下手难免夜长梦多。
　　对于中国企业，还有两点值得注意：一是根据《资助向国外申请专利专项资金管理暂行办法》，国内的中小企业、事业单位及科研机构通过PCT途径向国外申请专利并以国家知识产权局为受理局的，可以根据该《办法》申请专项资金资助。二是根据《专利法实施细则》第八条，向国家知识产权局提交PCT申请的，“视为同时提出了保密审查请求”。
　　对国际检索和国际初步审查的利用
　　国际检索和国际初步审查是PCT制度的重要组成部分。国际检索单位和国际初步审查单位都是经PCT大会专门指定的尤其在人员及文献上符合最低要求的国家和地区专利局，分别对PCT申请进行有效的检索和初审，国际检索单位出具国际检索报告和有关专利性的书面意见，国际初审单位出具国际初审报告和有关专利性的国际初步报告（IPRP—第II章）。这些单位不仅在进行检索或初审时质量较有保证，而且在有关程序中，尤其在初审程序中，允许申请人对PCT申请作出修改，并与其进行协调，对申请加以全面梳理，从而使PCT申请在进入国家阶段前已有可能获得专利保护的良好基础，在进入国家阶段后很少发生不快的意外。因此，国际检索和国际初审是企业在实施其专利战略时可以有效利用的程序。
　　在自优先权日起16个月届满时（若首个申请为PCT申请，自申请日起9个月），国际检索单位作出国际检索报告及书面意见，对此申请人或其代理人应仔细加以审阅，尤其需对所引用的现有技术进行分析，然后根据企业的商业和技术战略以及预算等因素考虑诸如下列的问题：
　　1.如发明根本不具专利性，无法进行合适的修改，应停止申请程序；
　　2.如发明在要求保护的范围上有缺陷，可考虑要否根据PCT第19条对权利要求进行修改，以便早日确定保护范围，避免日后不必要的浪费，尤其是避免重复研究和投资；
　　3.申请人若对国际检索单位的书面意见有不同意见，可以向WIPO国际局（IB）提出非正式的评论，但这仅仅是记录在案，在日后有关程序中只能作为必要时的参考；
　　4.根据国际检索报告及书面意见的结果考虑是否要求国际初步审查，以便对申请进行全面梳理；
　　5.如决定要求国际初审，上述根据PCT第19条对权利要求的修改一般可不必进行，而可在国际初审阶段根据PCT第34条连同对说明书和附图的修改一起进行，除非有特殊情况需要早日单独进行；
　　6.在个别情况下，考虑到国际检索报告的结果和发明的商业价值，尤其当国际检索单位可能因为语言上的障碍而不能保证在国际检索报告中引用了全部相关的现有技术，从而可能给申请人在费用较贵的国家阶段处理案子带来不便时，为了减少风险，申请人可以要求补充国际检索单位（SISA）（至2012年3月底止有六个专利局是SISAs）作补充国际检索，但这样指定的补充国际检索单位不能是负责为其进行主要检索的国际检索单位，另外补充国际检索只能覆盖一个发明。
　　国际初步审查不是强制性的。PCT第22条（1）自2002年4月1日起修改后，即使申请人不提国际初审要求，PCT申请也可在优先权日起30个月进入国家阶段（至2012年3月底止只有三个国家继续适用若不要求初审则在优先权日起20个月进入国家阶段的旧规定）。而且，目前的国际检索报告带有涉及专利性问题的书面意见（2004年1月1日之前提出的PCT申请其检索报告不带这种书面意见）。由于这种变化，申请人提出国际初审要求的数量较之以前有所减少，但这并不意味着国际初审程序在PCT使用战略中的重要意义有所减弱。下面是对这个程序的战略性使用的某些建议；
　　1.在收到国际检索报告及书面意见后，及时对引举的现有技术作出评估，分析要否提出国际初审，如果有必要，则应尽快提出，以便在优先权日起28个月国际初审报告通常作出之前有更多时间对PCT申请的内容进行梳理；
　　2.决定提出国际初审要求，可能主要出于两种情况。一是在国际检索单位的书面意见中，审查员得出的结论是一项或多项权利要求缺乏新颖性、创造性或工业实用性，而申请人在经过分析之后，认为可以通过国际初审程序，对有关权利要求作出修改，或者提出辩论，使之恢复新颖性或创造性。二是在国际检索单位的书面意见中虽然没有提出涉及专利性的问题，但PCT申请被认为有形式上的缺陷，如果在进入国家阶段时才在不同国家逐一修改这些缺陷会比较麻烦，在费用和时间上可能得不偿失；
　　3.国际初审程序不同于国际检索程序，它是一个可让申请人积极参与的程序，在此程序中申请人应视需要根据书面意见对申请提出适当修改，提供必要的论据，与审查员协调配合，努力促使国际初审单位作出有利的国际初审报告和有关专利性的国际初步报告 (第II章)，这对PCT申请进入有关的国家阶段后增加获准专利的机会非常重要；
　　4.申请人或其代理人在与国际初审单位就PCT申请进行协调时，必须适当考虑准备进入的国家的法律、技术、市场及竞争者等状况，以便对PCT申请的内容作出某些合理的调整，从而在某种程度上为PCT申请成功进入有关国家的国家阶段铺平道路。
　　进入国家阶段涉及众多重要战略的运用
　　如何明智地进入PCT程序中的国家阶段，是企业PCT战略运用中最具挑战性的一环，它既牵涉到许许多多向前看的因素，诸如技术前景、市场潜力、合作可能等等，又有赖于前奏程序中的各种合理而恰当的铺垫，例如对国家申请的预测性撰写、国际检索及初审程序中对PCT申请的修改及调整等等。而且，在进入国家阶段时，中小企业与大企业所考虑的问题会有很多本质的不同；即使都是大企业，在不同领域、不同国家或不同时期，对问题的处理也会有许多差异。本文限于篇幅，除了一些共同性的问题外，仅就中小企业和大企业在PCT申请进入国家阶段时需要考虑的主要问题分别作一粗略的分析。
　　进入国家阶段时需要考虑的共同问题可以有很多，但企业应根据自己的情况和需要对相关的重要问题予以研究，其中可能包括：
　　1.有关国家的专利法，尤其是可专利性的主题，例如商业方法在有的国家较易获得专利，但在有的国家则很难或不能获得专利；
　　2.根据自己对未来的专利的考虑和安排，了解有关国家的其他相关法律，包括外国投资法、合资经营法、技术转让法、反垄断法等，例如我国专利法第四十八条规定当专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为时，可以给予强制许可；
　　3.客观分析发明的技术和商业价值，既不能像昔日柯达那样对自己数码相机的伟大发明“压苗抑长”，也不能像当下某些公司那样对电动车技术的商业预期“抜苗助长”；
　　4.中国企业在“走出去”时要认真考虑对方国家的市场及潜在市场，里边涉及的因素不仅有对方国家的经济和技术发展水平，自己产品的品质与价格，还有自己的国家因素、品牌因素、有效营销、发展趋势等多种因素，例如大董卖烤鸭可以叫一声“真的很中国”，但联想卖电脑也叫“真的很中国”似乎为时过早；
　　5.注意对成本与收益的评估，得不偿失的事情企业是不应该干的，当然对于有长远战略眼光的企业来说，评价得失不看一时一事，而是着眼於天长地久。
　　对于中小企业来说，它们很难像大企业那样去考虑问题，譬如企图寻求市场的主导地位而花费巨资大搞各种独出心裁的营销。在PCT申请进入国家阶段时，中小企业面临的主要是一些需要优先考虑的实际问题：
　　1.根据预算，在审慎选择的国家进入国家阶段，尤其在自己已有市场、别人已有类似产品或已有生产能力的国家进入国家阶段；
　　2.有了专利不等于就有产品，实施一项发明经常既须配套技术又需财政支援，自己没有条件的企业或许应该寻找可资利用的专利基金或合作伙伴；
　　3.考虑是否需要在进入国家阶段的同时物色技术购买者；
　　4.如果准备许可技术，考虑授予何种许可：非独占许可、排他许可、交叉许可或独占许可。
　　大企业尽管财大气粗，但在进入国家阶段的选择上通常也相当谨慎，目的性和策略性都比较强：
　　1.不少跨国企业为了寻求市场的主导地位，常常以独占或压倒性的技术取胜，或以细分市场为目标，或在未知领域创造无竞争的市场空间（蓝海战略）；
　　2.不少大公司在海外的专利布局庞大，许多涉及重要发明的PCT申请都进入主要国家的国家阶段，目的之一是制止他人侵权，也避免自己侵权；
　　3.在技术竞争异常激烈的今天，没有一家大企业可以在专利上真正完全自主，在适当国家寻求专利保护也成了不少企业与其他企业进行技术和商业合作的筹码；
　　4.目前技术发展常常“你中有我、我中有你”，进行彻底的反规避设计（design around）谈何容易，为此，有的企业作为一种策略，在有的国家寻求专利保护时特意在保护范围上适当留“洞”，让力图进行规避设计的“耗子”入洞，以避其到处“乱窜”；
　　5.近年来并购已成热潮，有的企业把拥有大量重要专利作为促成并购的有利因素；
　　6.企业最大的悲剧莫过于对关键问题的分析和预测的失误，上面所说的柯达“压苗抑长”的例子仅是许多例子中的一个，说明技术成熟时其发展势头是压不住的，你不去发展，别人会去发展，明智的做法是在专利保护上顺应技术和商业的发展潮流，并且创造性地加以推动。
　　综上所述，企业在使用PCT制度时较之使用传统专利制度有更多战略可以运用，但运用之妙在于对PCT制度的熟悉，在于对自身需要的了解，在于对事情发展的准确预测，更在于对各种因素的平衡考虑。（信息来源：《中国发明与专利》第8期，作者：王正发）